从一件无效宣告请求看新颖性和创造性的适用

　　在实践中，笔者发现，在判断专利的新颖性时，有的审查员的审查意见通知书中使用的判断标准强调的是某项权利要求的全部技术特征已经被公开，而非技术方案被公开。而在新修订的专利审查指南中，强调的是技术方案实质上相同。在这种情况下，就有可能造成实际审查工作中适用法律法条的不同。

　　笔者想就下面这个案例为如何正确使用新修订的专利审查指南中的审查标准提供一个思路。

　　一涉及水龙头的实用新型专利（下称该专利），其权利要求请求保护的技术方案为“调控式上喷型节水龙头，由主把手、阀体、出水道组成，其特征是，在出水道的前端设置一个节流阀，出水道的外端的出水口方向向上。”该专利的发明目的是提供能够向上喷水且生产成本低的水龙头。

　　在涉及该专利的无效宣告请求的审查过程中，请求人提供了一篇专利文献来作为对比文件，该对比文件涉及的也是一种节水阀，其公开日位于该专利的申请日之前，故可以用来评述该专利的新颖性和创造性。该对比文件的说明书公开的技术方案为“一种具有向上喷水功能的节水阀，将阀体上由主水道通往出水口的水道设置为两个，即上出水道和下出水道。上出水道与一个能向上喷水的喷头连通，下出水道与下喷头连通。在主水道与上出水道、下出水道之间设置有一换向阀，用于调整主水道的水是进入上出水道、还是进入下出水道。在上出水道还设置有一节流阀，专门用于调节上出水道的流量，从而就能控制上喷头喷出的水位高度。”

　　由上可知，对比文件公开了以下的技术内容“该节水阀包括主把手、阀体和上出水道、下出水道，在主水道与上出水道、下出水道之间设置换向阀，在上出水道前端设置有一个节流阀，上出水道外端的出水口方向向上。”

　　在该专利权无效宣告请求过程中，请求人提出的无效理由为该专利权利要求相对于上述对比文件不具备新颖性和创造性。将对比文件公开的技术方案与该专利权利要求相比可知，该对比文件公开的技术方案中已经公开了权利要求所要求保护的技术方案中的所有技术特征，如果按照上述审查员使用的判断标准，那么显然可以得出权利要求不具备新颖性的结论。

　　根据我国专利法第二十二条第三款，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

　　新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

　　创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

　　在新修订的审查指南第二部分第三章第3．1节中给出了有关新颖性的审查原则，即“被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由他人向专利局提出申请并在申请日后（含申请日）公布的（以下简称申请在先公布在后的）发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型”。在此强调了四个“相同”，接着，在指南中进一步明确了“在进行新颖性判断时，审查员首先应当判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同，如果专利申请与对比文件公开的内容相比，其权利要求所限定的技术方案与对比文件公开的技术方案实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明或者实用新型。”也就是说，在进行新颖性判断时，“四个相同”中首先应当判断的是“技术方案”是否实质上相同。

　　同时，根据专利法第二十二条第三款的规定，审查发明是否具备创造性时，不但应当审查发明是否具有突出的实质性特点，同时还应当审查发明是否具有显著的进步；在审查实用新型是否具备创造性时，应当审查实用新型是否具有实质性特点，同时还应当审查实用新型是否具有进步。

　　在评价创造性时，要将该专利的权利要求与对比文件公开的技术方案相比，如果认为权利要求要求保护的技术方案相对于对比文件公开的技术方案是非显而易见的，则具备创造性，如果是显而易见的，则不具备创造性。

　　回过头来看本案，我们也可以清楚地看到，该对比文件公开的完整技术方案与该专利权利要求限定的技术方案并不完全相同，原因在于存在下面的区别，即：对比文件公开的节水阀包括换向阀和下出水道，而该专利权利要求限定的技术方案中不包括这两个部件。所以，上面得出的“该专利权利要求相对于对比文件不具备新颖性”的结论似乎不妥。

　　我们接着分析，在上述对比文件中已经公开了这样的内容：设置上出水道和节流阀可以使水龙头向上喷水以便于人们洗脸并且节约水量。根据这种教导，本领域技术人员在对比文件的基础上得到该专利权利要求所要求保护的技术方案应该是显而易见的，并不需要付出创造性的劳动。另一方面，在该专利权利要求所限定的技术方案中，省去了“换向阀” 和“ 下出水道”这两个部件，但是在省去这两个部件之后，其具有的相应功能即“改变水流方向”和“向下喷水”的功能也就不复存在，故该专利权利要求也不属于审查指南中规定的“要素省略”类型的发明创造。因此，该专利权利要求限定的技术方案相对于对比文件不具备实质性特点和进步，因而不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

　　通过上述分析，笔者认为，在遇到类似问题的时候，适用创造性的法条更加合理，且更加具有说服力。这样，既可以避免将一些应当授予专利权的发明创造埋没，也可以将不符合标准的发明创造排除在专利保护之外，保护专利权人的合法权益。

　　此外，在将权利要求要求保护的技术方案与对比文件公开的技术方案进行对比时，应该做一个完整的、全面的对比，而不能把对比文件公开的完整技术方案割裂开来，仅仅拿出其中的一部分内容去和权利要求进行比对，而不考虑对比文件公开的该完整技术方案中另外的内容。只有把对比文件公开的技术方案作为一个完整的整体去考虑，在进行全面比对、综合分析基础上得出的结论才更加可靠。

从一件无效宣告请求看新颖性和创造性的适用